上面已经简单介绍了在中美两国专利制度下对现有技术的判断,以下将对二者的相同点和区别点做概括说明。
首先,对于“宽限期”前为公众所知的技术,在中美两国都将被视为现有技术。中美两国的宽限期不同,我国的宽限期为六个月,美国的宽限期为一年。
其次,对于“宽限期”内的公开,我国仅允许几种情形的发明人或源自发明人的公开来将已向公众公开的技术排除在现有技术之外,而美国对发明人或源自发明人的公开可视为不属于现有技术的情况没有特别要求,发明人或源自发明人的公开,只要在宽限期内作出,就都可视为不属于现有技术。此外,在美国,在宽限期内发明人的公开或源自发明人的公开可对抗晚于该发明人或源自发明人的公开的第三人的公开被视为现有技术。如上所讨论的,在宽限期内,只要存在发明人或源自发明人的公开,那么晚于该发明人或源自发明人的公开的第三人的公开就可排除在现有技术之外。
我国使用的现有技术判断方式似乎与其一贯采用的“先申请制”相关联。在我国专利制度下,鼓励发明人在有了发明构思后先提出专利申请,再将其以其他方式向公众公开。由于我国“不丧失新颖性”的公开的情形有限,如果发明人在提出专利申请前,以我国专利法第二十四条规定的四种情形以外的情形公开了其发明构思,那么后续将不能就该发明构思获得专利授权,因为在先的公开将作为现有技术。
尽管美国当前也采用“先申请制”,但是美国使用的现有技术判断方式源于其先前采用的“先发明制”。“先发明制”更注重于发明创造的本质,强调的是首个实际完成发明创造的人应该获得专利权。虽然美国当时使用的现有技术判断方式已根据“先申请制”做出修改,但是仍然允许发明人在完成发明创造后先于专利申请的提出而以任何形式向公众公开其发明创造。发明人在宽限期内作出的公开不仅不会影响本发明专利申请的专利性,而且可以对抗晚于发明人的公开的第三人的公开。
如果我国发明人在提出专利申请前,已经以我国专利法第二十四条规定的四种情形以外的情形公开了其发明创造(例如,先在期刊杂志上发表了论文或者已经公开销售或宣传,然后申请专利),那么就该发明创造提出的中国专利申请将无法获得授权。并且,即使发明人在对公开的发明创造做出改进的基础上提出新的中国专利申请,由于受已公开的发明创造的影响,新的中国专利申请可能也难以获得专利授权。这种情况下,如果发明人及时提出美国发明专利申请,则可排除其在先公开对美国发明专利申请的影响。因此,发明人即使无法申请中国专利,也可根据需要考虑美国专利申请。
再次,对于“申请在前公开在后”的本国专利申请,我国将其视为抵触申请,抵触申请仅能用于评价新颖性,而不能用于评价创造性。相较而言,在美国,申请在前公开在后的他人美国专利申请既能用于评价新颖性,又能用于评价创造性。也就是说,“申请在前公开在后”的本国专利申请在美国被视为普通的现有技术。通过判断“申请在前公开在后”的美国专利申请是否源自发明人,及其权属人,可以确定该美国专利申请是否属于适格的现有技术。在我国,抵触申请不存在这样的判断,因此,无论“申请在前公开在后”的中国专利申请的来源或其权属人,该中国专利申请都将被视为抵触申请。
对于想要申请美国专利的申请人而言,由于可能存在影响创造性的现有技术在申请日前未公开,因此想要通过早期检索来判断其专利申请的授权前景存在较大的不确定因素。此外,在判断美国专利的稳定性时,还需留意他人提交的申请在前公开在后的美国专利申请。